TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina: "TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA en argentina"
TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina:
organizado
conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con
la colaboración
del Ministerio de
Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de
España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA)
Antigua, Guatemala, 25 a 29 de
octubre de 2004
"TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA en argentina"
Documento preparado por el Sr. Ricardo Gustavo
Recondo, Presidente (Vocal), Cámara en lo Civil y Comercial
Federal, Palacio de Justicia, Buenos Aires.
A. Patentes
a.1) Patentes de
reválida: Hasta la ratificación por la República Argentina del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) por medio de las leyes n°
24.481 y 24.425 de principios de enero de 1995, regía en esta
materia la ley de Patentes n° 111 del año 1864. Durante la vigencia
de esta última norma se podían revalidar patentes obtenidas en el
extranjero con la condición de que estuvieran vigentes y los
inventos no hubieran sido explotados en la Argentina antes de la
solicitud de la reválida. En el año 1995 dicha ley fue reemplazada
por las mencionadas (t.o. decreto n° 296/96) que, de
conformidad con el Acuerdo Trip’s Gatt -de jerarquía
constitucional a partir de la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994- no prevé las patentes de reválida.
A partir de ello la
tendencia favorable a admitir la concesión de dichas patentes fue
revertida y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual comenzó
a denegar las concesiones, lo que motivó que la firma Unilever NV
dedujera juicio contra el Instituto a fin de obtener la inscripción
de sendas reválidas solicitadas en los años 93 y 95. Admitida la
pretensión en 1a. Y 2a. Instancias federales el proceso llegó a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió por mayoría el
24/10/00, revocar el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial
Federal y, en consecuencia, admitir la denegatoria de las solicitudes
de reválida.
El Alto Tribunal de
la República Argentina sostuvo que: 1°) En atención a la distinta
legislación aplicable en el tiempo al tema, el diferendo debía
decidirse por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la
presentación de la solicitud; 2°) Que en dicho tiempo, el
ordenamiento jurídico argentino se encontraba transformado por la
vigencia de un tratado internacional (Trip’s Gatt) que sentaba
principios y disposiciones o estándares mínimos, que comportaban un
nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes
y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías y que
su interpretación de buena fe conducía a descartar el amparo del
ordenamiento hacia toda solución que comportara una frustración de
los objetivos del tratado o comprometiera el futuro cumplimiento de
las obligaciones que de él resultaren; 3°) Que el concepto de
novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de
reválida y la protección organizada en la antigua ley n° 111 que
distinguía entre patentes independientes y revalidadas, no resultaba
compatible con el concepto de novedad, ni con los alcances del
principio de prioridad tal como resultan del sistema de protección
del acuerdo en el cual la revalidación de patentes extranjeras es
una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en
el sistema y que infringe sus principios; 4°) Puesto que la
incompatibilidad se producía en el orden de los principios que han
inspirado el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden
jurídico local debían ser inmediatos; y 5°) Toda vez que la
solución dada por la Cámara Federal sustentada en la ley n° 111 no
respondía al ordenamiento jurídico argentino vigente al momento
decisivo de la resolución de la causa, el cual no era compatible con
el instituto de la revalidación de patentes, la Corte Suprema
decidió revocar la sentencia y denegar las solicitudes presentadas.
a2) Renovación de Patentes: La
antigua ley 111 de patentes otorgaba un plazo de 15 años para la
vigencia de su otorgamiento, por su parte la ley 24.481 lo fijaba en
20 años a contar desde la solicitud. En la causa Dr. Karl Thomae
Gesellschaft mit beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente, la Cámara
Federal hizo lugar a la demanda y extendió el plazo de vigencia de
la patente al de ésta última ley, es decir, 20 años. La Corte
Suprema, con fecha 13/2/01, revocó dicha sentencia de acuerdo a los
siguientes fundamentos: 1) Si bien el artículo 33 del Acuerdo
Trip’s establece que la protección conferida por una patente no
expirará antes que haya transcurrido un período de 20 años, no se
debe interpretar aisladamente prescindiendo de otras disposiciones
-como las relativas a los objetivos y principios -arts.7 y 8-, y que
plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones
escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. Es decir
que, con excepción de los principios que inspiran el sistema general
del acuerdo y de ciertas obligaciones internacionales que los estados
asumieron en forma inmediata como el compromiso de no disminuir la
compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y el
instrumento internacional, los estados han expresado su voluntad de
que el citado Acuerdo no sea obligatorio antes de los plazos de
transición; 2°) Sobre esa base la República Argentina ha tenido el
derecho de aplazar la aplicación del artículo 33 del Tratado hasta
el 1° de enero del año 2000 y que por ende, la voluntad del
legislador argentino ha sido que las patentes concedidas en virtud
del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su
vencimiento, producido el cual la materia protegida pasará al
dominio público; 3°) Es decir que si la vigencia de la patente
concluyera con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo
para la República Argentina -1° de enero de 2000-, la materia entra
en el dominio público, y en cambio, si a la mencionada fecha existe
materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen
de la ley 111 y el titular de la patente solicitara la prórroga, en
ese supuesto, la protección no expirará antes de que haya
transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud, pues en este supuesto -dijo la Corte-
esta disposición del tratado (art.33) reemplaza toda norma legal o
reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del
principio de la supremacía de los tratados internacionales frente a
las leyes internas. En consecuencia se revocó la sentencia y se
rechazó la demanda deducida.
a. 3) Patentes divisionales: En la
causa Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
s/ Denegatoria de Patente, la Cámara Federal hizo lugar a la demanda
y declaró la nulidad de la resolución del Instituto demandado que
había denegado la patente divisional para compuestos
antibacterianos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó
dicha decisión sobre la base de los siguientes argumentos: 1°) El
Acuerdo Trip´s Gatt fue concebido como un cuerpo jurídico integral
en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el
espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a
disposiciones generales y principios básicos, particularmente en sus
artículos 7 y 8, en los que se establecen líneas de equilibrio
entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes
y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo
económico social y tecnológico de los países miembros. En ese
sentido el Acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados
de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de
su texto es insescindible de las disposiciones transitorias. De esta
transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el
sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados
decidieron asumir de forma inmediata; 2°) El concepto de “materia
nueva” que aparece en el párrafo 7, in fine del artículo 70 del
Acuerdo debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la
expresión está inserta, es decir, como parte integrante de una
norma concerniente a la modificación de una solicitud pendiente a
fin de reivindicar una mayor protección. Sin embargo deben
respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes
divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha
de la solicitud original (Convenio de París, art.4, párrafos G y
H), como los límites temporales que el país miembro haya adoptado a
fin de conceder protección a la materia que nunca estuvo protegida,
y es por ello que ni la materia debe haber pasado al dominio público,
ni el solicitante de la presentación divisionaria puede agregar un
objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del
objeto principal definido en la solicitud inicial y además la
solicitud debe hallarse pendiente -en el caso de la República
Argentina- al 1° de enero de 2000; 3°) el art. 70.7, tal como
resulta del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, no puede ser interpretado aisladamente sino en el
contexto de las obligaciones internacionales y conforma a la
intención de dar oportunidad a los estados a adecuar sus
legislaciones nacionales con la mínima conmoción interior, para lo
cual -en materia de productos farmacéuticos- es esencial lo
dispuesto en el art. 70.8 que refleja un punto crítico en la
negociación de los intereses en pugna. Si los países en desarrollo
que no admitían esa protección en sus respectivas legislaciones, se
acogían a alguno de los períodos de transición aceptados (caso de
la República Argentina), debían establecer un medio por el cual
pudieran presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones,
con el fin de que pudiera preservarse tanto la novedad de las
invenciones como la prioridad de las solicitudes. Es decir que la
legislación argentina debía respetar las siguientes exigencias: i)
el estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de
productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo si
correspondiere y se reclama la prioridad del Convenio de París
(art.70.8, párrafos a y b), ii) el estado miembro debe aplicar a
esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde la
fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate,
esto es, al concluir el respectivo período de transición (art.70.8,
párrafos b y c) respecto de las solicitudes que se hallen
pendientes a la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro (es
decir al final de la etapa de transición), se debe permitir su
modificación a fin de que el titular acceda a la mayor protección
que el acuerdo contempla (art. 70.7).
Es decir que la regla
contenida en el art.70.7 del acuerdo se refiere a todo el campo de la
tecnología y debe necesariamente armonizarse con los límites
temporales que los países miembros han establecido para paliar la
conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podrían causar
en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en
vigor del acuerdo sobre la OMC. Por ello si se trata de modificar una
solicitud de patente de procedimiento a patente de producto
farmacéutico, el miembro deberá admitir la protección del reclamo
de mayor protección y la prioridad que el interesado pretenda sobre
la base de la solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicación del
sistema del Convenio de Parías, no podrá ser en ningún caso
anterior en un año “a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC,
o sea el 1° de enero de 1994 (arts. 70.7 y 70.8, apartados a y b).
4°) Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de
solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de
transición, en espera de recibir tratamiento “desde la fecha de
aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate”, según
los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b),
las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las
condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser
rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta “la fecha de
aplicación del Acuerdo para el país miembro”. Como la Corte
consideró que no se reunían en el caso las condiciones antedichas
revocó la sentencia y rechazó la demanda.
B. Marcas. Marcas notorias y marcas
renombradas. Dilución de la marca
En sentencia del 17
de septiembre de 2002 en la causa Md Distribuciones SA c/ Quick Foods
SA s/ Cese oposición a registro de marca la Cámara Civil y
Comercial Federal, con voto de quien esto escribe, estableció
las siguientes premisas:
La dilución de un
signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente
a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no
se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o
imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en
la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto
al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto
que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad
característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero
en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por
otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos
diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad,
situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad
distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala
calidad o imagen producida por el tercero que la emplea) (cfme.:
Zuccherino, D.A.-Mitelman, C.O.: “Marcas y Patentes en el Gatt”,
p.135).
Este tipo de marcas se
encuentran contempladas en el artículo 6 bis del Convenio de París
(ley 17.011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba
existir en el país en el que se reclama la protección. El acuerdo
Gatt-Adpic (ley 24.425), en su artículo 16.2 amplió esa defensa, al
extenderla a la “notoriedad obtenida en el país miembro de que se
trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Ambas
disposiciones constituyen el derecho positivo aplicable, restando
señalar que, con fecha 5 de agosto de 1995 los estados miembros del
Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización
Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen,
instrumento que declara como objetivos, el de reducir las
distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de
bienes y servicios en el Mercosur.
En este acuerdo marco, el
artículo 9.5 y 9.6 efectúa una distinción entre marca notoria y
marca renombrada, caracterizándose la primera por ser la
notablemente conocida pero sólo en el específico sector de los
productos que distingue, y la segunda, en cambio, por abarcar a todo
el público consumidor, más allá de los bienes y servicios en que
se aplique.
La
diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en
las primeras se brinda más allá del principio de prioridad
registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las
segundas excederían este último límite, abarcando las 42 clases
del Nomenclador Internacional (v. Martínez Medrano, G. y Soucasse,
G: “Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur”, en
Actas de Derecho Industrial, n°XXI, Universidad de Santiago de
Compostela, España). He citado este último precedente, porque,
maguer no ser derecho positivo argentino, deberá adecuarse, tarde o
temprano, nuestra legislación a las pautas enunciadas de conformidad
con lo preceptuado en el Protocolo.
Si hay mala fe por parte
del tercero poco habría que agregar a lo que ya se ha dicho antes
aún de que se hubiera adoptado como derecho positivo las
disposiciones internacionales que he mencionado (Moto Garelli
Societa per Azioni v. Remo R. Bianchedi, Rev. Pat. y Marcas, año
1951, p.73 y año 1952, pag. 15; Fromageries Bel, Societe Anonyme v.
Ivaldi, Enrique, CS., Fallos: 253:267), pero aún en el supuesto de
buena fe de quien pretende utilizar la marca novata, si se dieran los
supuestos de copia servil o casi idéntica, cabría la acción
inhibitoria pues, lo que aquí se está protegiendo es la marca
notoria en sí misma, su capacidad distintiva y su unicidad, y no el
castigo de conductas ilícitas de terceros involucrados (Schechter,
Frank: “The Rational Basis of Trademark Protection” 40 Harvard
Law Review 813, 825, año 1927).
Debe tenerse en cuenta
que tampoco existe una causal única de dilución, ya que esta puede
darse por las siguientes causas: a) por la difuminación provocada
por la frecuencia de uso de las marcas parásitas; b) por la
degradación que le puede provocar la mala calidad de los productos
comercializados o por su propia característica (p.e.: para el primer
supuesto los casos de nuestra jurisprudencia: Prince, Gillette, Zebra
y zapatos DuPont, aspirinas Buick o pianos Kodak, para la extranjera;
y para la segunda hipótesis el famoso caso de la jurisprudencia
norteamericana, in re: Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp.
1183 (E.D.N.Y. 1972) por el poster: disfrute la cocaína burlandose
de la marca de la actora; y c) en el caso Deere & Co v. MTD
Products, Inc., 41 F.3d 39 (2nd. Cir. 1994, USA) por la alteración
de una marca famosa que tuvo por consecuencia la pérdida de su poder
de venta (v. International Trademark Association, en
www.house.gov/judiciary/481.htm).
Y, ya que del derecho
marcario del país del norte estamos hablando, traigo a colación,
porque resulta importante a los efectos hermenéuticos de esta
figura, que la Federal Trademark Dilution Act de 1995 que regula este
tipo de marcas (U.S. Code: 15 U.S.C. # 1051-1127, Lanham Act), sólo
admite la probabilidad (likelihood) de dilución -como fenómeno que
autoriza una acción inhibidora- en sede administrativa, exigiendo
para la vía judicial que se haya producido el efecto no querido y
probado, aunque sea incipientemente, un fenómeno de dilución de la
marca famosa (Supreme Court of the United States: N° 01-1015 Victor
Moseley v. Secret Catalogue, Inc., et Al., writ of certiorari to the
United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, abril de 2002).
El caso trataba acerca de que, la firma de ropa femenina Victoria´s
Secret, la 9ª. más famosa de EEUU, había demandado a los Moseley
el cese del uso del nombre Victor’s Secret para designar a una
lencería en Kentucky, éstos la cambiaron por Victor’s Little
Secret, a pesar de lo cual los actores insistieron en la dilución de
su marca y la Corte rechazó en parte la demanda por considerar que
no se había demostrado que existiera una dilución del signo de la
actora.
Teniendo en cuenta, que
se ha aceptado que el titular de una marca en una clase traspase las
fronteras de su titulo y se oponga al registro de un signo idéntico
o confundible requerido para una clase distinta, cuando sea por
su naturaleza o por el lugar de expendio exista
superposición, interferencia o proximidad de los productos en grado
tal que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o
procedencia de éstos (conf. Sala II, causas 7589 del 7.7.80;
180 del 28.11.80; 676 del 16.10.81; 4191 del 25.3.86; 5974 del
16.9.88; 6787 del 1.9.89, entre muchas otras; causa 30535 del
6.5.99), cabe preguntarse cual es el límite de tal excepción, ya
que, si bien se ha resuelto que en el cotejo marcario debe ser
aplicado un criterio menos estricto que el habitual, esta doctrina,
también se ha dicho, debe ser aplicada con cautela porque implica
dejar de lado, para privilegiar la finalidad de la ley, el “principio
de especialidad”, que es uno de los cimientos sobre los que se
estructura el régimen jurídico argentino de las marcas de productos
y servicios (art. 3°, incs. “a” y “b”, 4° y 10°,
ley 22.362.) (confr. causa 232 del 28.8.81; sala I, exp.9659 del
24.10.80, entre muchas otras, y causa 3086 del 18.5.99).
Es decir que, por un lado
es admisible la oposición de una marca al registro de otra sea
en la misma clase del nomenclador o en una distinta a fin de
evitar la confusión indirecta es decir, relativa al origen o
procedencia de las mercancías , susceptible de afectar el
cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley de marcas: la
tutela del publico consumidor y el amparo de las sanas practicas
comerciales (Fallos: 272:190; 279:150, entre otros), y por el
otro, debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de
tal facultad, en orden a evitar la violación de las sanas costumbres
comerciales y la libre competencia.
Recientemente,
en la causa n° 4.772/00 “Stanton & Cía. SA c/
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de
registro”, se ha efectuado una caudalosa elaboración de los
principios que he venido enumerando, se dijo que otra causal de
importancia para prescindir del “principio de especialidad” de
las marcas, esto es, que debe admitirse la exorbitación del título
base de la oposición, se da cuando este último configura una marca
notoria o de alto renombre, desde que en caso contrario se
posibilitaría -lesionando los propósitos de la ley marcaria, uno de
los cuales es la tutela de las sanas prácticas del comercio- el
aprovechamiento del prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en
acreditar sus marcas y sus productos.”
En este orden de ideas, el titular de
una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea
utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello
provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo, que es
lo más valioso de ella (conf. Sala II, causa 7183 “Chevron U.S.A.
Inc. c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. s/ cese de
oposición al registro de marca”, fallo del 22 de mayo de 1990);
bien entendido que el carácter notorio de una marca es una categoría
de excepción y que debe ser reconocida con carácter restrictivo,
ceñido sólo a los supuestos de signos de amplia explotación y
difusión, tal como lo expresa J. Otamendi, “La marca notoria”,
L.L. t. 1975-A. págs. 1261 y ss)”.
Procede
centrar ahora la atención en el tema de las marcas notorias, su
protección nacional e internacional, la armonización normativa del
régimen marcario en general y la solución que consagre una versión
técnicamente elaborada del sistema, conducente a la solución
jurídica de mayor valiosidad. La problemática es ardua y no se
puede analizar -dados los enormes intereses en juego- desde un punto
de vista meramente teórico y simplista, sino atendiendo con
particular afinación de juicio a los reales valores comprometidos y
con la mira puesta en la observancia concreta de los fines esenciales
del régimen de marcas; la tutela del público consumidor y la
protección de sanas prácticas mercantiles (conf. Corte Suprema,
Fallos: 272:190; 279:150, entre muchos otros). Para ello, es menester
efectuar una interpretación sistemática y armónica del conjunto de
normas -nacionales e internacionales- que conduzca a un amparo de las
marcas notorias concorde con este rasgo excepcional que pocas tienen
el privilegio de alcanzar y que por su poder de convocatoria y
seducción popular, están particularmente expuestas a usurpaciones,
falsificaciones, imitaciones espurias y en definitiva, al indebido
aprovechamiento del prestigio ajeno por parte de sujetos
inescrupulosos.
Si el plexo normativo marcario -leyes
internas y tratados o convenciones internacionales- no fueran objeto
de una interpretación integradora y armonizadora, su régimen podría
verse coronado por el fracaso. Así, por ejemplo, si se tomara
aisladamente el art. 6 bis del Convenio de París, que sanciona
la reproducción e imitación de una marca notoriamente conocida...
para productos “idénticos” o “similares” (sin ponderar el
apart. 3 del mismo artículo), veríase proliferar marcas de alto
prestigio de terceros -usadas en determinados productos- aplicadas
maliciosamente a otras mercancías para beneficiarse con su fama (nos
encontraríamos con: corbatas Johnny Walker; lapiceras Rolls Royce;
perfumes Lucky Strike; bijouterie Longines; etc.). Y todo este
movimiento de piratería marcaria, teñido de dolo y mala fe, no
podría ser detenido con la sola aplicación del art. 6 bis, apart.
1, Conv. París. Sí, en cambio, el apartado 3 del mismo precepto
-”no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición
de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”-
proporciona una herramienta para combatir la conducta desleal y el
oscuro aprovechamiento del esfuerzo y prestigio ganados por un
tercero.
Para completar el panorama normativo
internacional, cabe considerar que el art. 16.3. del Acuerdo de los
ADPIC (ley nacional 24.425) dispone que: El artículo 6 bis del
Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios
que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de
fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso
de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una
conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
registrada y a condición de que ese uso lesione los intereses del
titular de la marca registrada. Al margen de las condiciones que
establece la norma, lo cierto es que de su texto resulta la
obligación de proteger la marca notoria por ser tal, con
independencia de que distinga productos de naturaleza idéntica o
diferente. Sobre el punto, el ADPIC deja de lado para el caso de
las marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el
Convenio de París, la protección conferida se extiende más allá
de los productos idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo
internacional protege jurídicamente a las marcas, mas allá de la
especialidad. A su turno, J. OTAMENDI escribe que “cuanto mayor sea
la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la
protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el
ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro
para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez
causará un daño al titular de la marca notoria” (op. cit., pág.
367). Y, más adelante, dicho autor pone de resalto que la
legislación interna (art. 24, inc. “b”, ley 22.362) ofrece
una protección más amplia que el art. 6 bis del Convenio de París,
porque “Así como es cada día más usual que las marcas notorias
sean usadas para distinguir productos de la naturaleza más diversa,
también es habitual que los usurpadores lo hagan” (op. cit., pág.
373).
Por cuyo motivo, frente a esa
realidad, se da en doctrina una tendencia -agrega J. Otamendi- a
proteger la marca notoria contra su uso o registro, aun para
productos distintos de los que ella cubre (y cita en pág. 373,
nota 36, a: George H.C. BODENHAUSEN, “Problemes actueles concernant
a la protection internationale de la propiété industrielle”, La
Prop. Ind., 1950, pág. 85; H. BECHER, The protection of well-known
trade marks”, Trademark Reporter 1952, N 42, p. 606; S.P. LADAS,
“Industrial Property and Economic Development”, TMR, t. 45-2, p.
615); criterio que el jurista argentino comparte para el supuesto de
que la notoriedad de la marca fuera exigida en el país donde
pretende ser registrada, en cuyo caso estima que “la posibilidad
de protección debe extenderse a productos diferentes” (pág.
373); ello, no sólo para evitar una usurpación indebida del
prestigio ajeno, sino también para evitar la confusión de creer que
ambas mercancías tienen un origen común o al menos un control de
calidad común.
Es decisivo tener en
consideración que, el sistema de la especialidad es una parte
troncal de nuestro régimen marcario y, por tanto, en aplicación de
lo ordenado por el artículo 16.3 del acuerdo ADPIC tantas veces
citado, la preterición de aquél principio en aras de la protección
de las marcas notorias, no ha de hacerse de una manera automática,
sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la
utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda
usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión
respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por
ende, la dilución de la marca famosa. Es la única manera que veo
posible para conciliar, la protección aludida y al mismo tiempo no
anular el fomento del libre comercio constituido en uno de los
pilares que ha orientado a nuestro legislador en este tema.
Para continuar con el
acercamiento al thema decidendum trataré de definir lo que se debe
entender por una marca notoria. Mi apreciado ex compañero de Sala,
el Dr. Amadeo, en la causa 41.756 del 7.12.99 (Sala III), sostuvo que
según Paul Mathely (cit. por Otamendi, J., Derecho de Marcas, 2da.
edic., ps.365/6, n. 8), hay tres elementos que deben conjugarse para
que una marca pueda considerarse notoria: su antigüedad, un empleo
extendido y un esfuerzo publicitario importante; por su parte, Gerard
Dassas (ibídem p. 366) considera que cuando en un país “la casi
totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta
destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria”.
Debo puntualizar respecto
de este punto, que la tesis de Mathely, citada, peca por defecto y
por exceso. En primer lugar porque no resulta esencial, en mi
concepto, la existencia de un esfuerzo publicitario importante, toda
vez que el mayor o menor conocimiento que pueda tener el público
consumidor respecto de un signo marcario, si bien en la mayoría de
los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran
campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de
magnitud, pues se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un
acontecimiento de difusión masiva (v.g.: el partido final del
mundial de fútbol, o la final del fútbol Americano, Superbowl), o
por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio. Se
trata de una situación de hecho que debe ser comprobada, sin que
influya cual sea el motivo de la divulgación. Como bien señala
Otamendi, tampoco el largo uso resulta necesario para adquirir
notoriedad, aunque ésta si permitirá que la marca perdure por mucho
tiempo en el mercado (Otamendi, art.cit., LL., 1975-A, p.1261).
Por ello, entiendo que
las características que debe reunir una marca para ser notoria se
refieren a:
a ) el
grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al
signo o ya sea por adquisición;
b) la
extensión geográfica del área comercial en la que la marca es
usada; y
c) como
consecuencia de “a” el grado de reconocimiento que tenga la marca
notoria en el área comercial en la que está compitiendo con la
marca joven o en todo el mercado.
Este
último ítem, torna importante la diferenciación que alguna
doctrina y legislación efectúan entre marca notoria y marca de gran
renombre (Fernández Novoa, C.: “La Protección internacional de
las Denominaciones Geográficas de los Productos”, Ed. Tecnos,
Madrid 1970, p.33; Montiano Monteagudo: “La protección de la marca
renombrada”, Ed.Civitas, Madrid, 1995, p.41; Martínez
Medrano-Soucasse: “Derecho de Marcas”, Ed. La Rocca, 2000, p.
145, citados por estos últimos autores en el artículo citado supra;
y art. 125, ley de marcas de Brasil).
En efecto, en el primer
caso, la dilución puede producirse en el universo de un determinado
tipo de comprador, pero no en otro, como por ejemplo si se tratare de
la caracterización de un producto sólo adquirido por la gran
industria pero no por el consumidor medio (repuestos para la
maquinaria de un buque para citar un ejemplo de nuestra competencia).
En este caso, la protección -siempre excepcional y por tanto de
aplicación restringida en materia de marcas notorias- debe
efectuarse respecto del mercado en donde la dilución puede
producirse.
Por lo contrario, si se
tratare de una marca de gran renombre (es decir, conocida aún en los
sectores en donde el producto muy improbablemente vaya a ser
adquirido, v.gr.: Rolex, Ferrari) la dilución podrá producirse
también en los lugares en los que la competencia comercial no
exista.
Es por este último
motivo, que también discrepo en la categorización de Dassas en
punto a que si la casi totalidad de los compradores potenciales a los
que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de
notoria; porque, salvo, si se aplicare la doble categoría a la que
me vengo refiriendo, quedarían afuera las marcas de renombre que,
estimo, deben ser protegidas aún con mayor razón que las que
limitan su fama casi exclusivamente al sector de los eventuales
compradores del producto.
Efectuada esta
distinción, corresponde determinar cual es el grado de notoriedad
alcanzado por la marca de la demandada, toda vez que la actora no le
ha negado tal carácter aunque limitado al ámbito de los productos
alimenticios, lo cual le hizo argumentar que la misma notoriedad
constituía un factor de distinción que impedía la confusión con
la marca enfrentada (citó el precedente de esta Sala en Daimler Benz
v. Antonio Fagella del 23.11.72, v. demanda fs. 5, alegato fs. 179 y
expresión de agravios, fs. 237), con lo cual su inscripción en la
clase 3 constituía exclusivamente una defensa.
Entiendo que la marca de
referencia se encuentra configurada por una característica especial
que, si bien la hace aparecer como una marca de renombre, se ubica en
realidad en la de las marcas notorias. Es obvio que, por ser el
producto protegido por la marca demandada, de consumo masivo (dudo
que exista alguna persona en este país, salvo los vegetarianos, que
no haya comido alguna vez una hamburguesa), el conocimiento de su
designación se encuentra diseminado en todo el público, -y para
esto no hace falta prueba alguna-, aunque también es claro que la
marca al estar identificada con el producto a través del cual se ha
hecho famosa ha sido arrastrada por éste en su difusión.
Es por ello, que conforme
lo dijera supra, deberá evaluarse si la utilización de la marca
joven, en la clase en la que se la pretenda usar, puede provocar en
el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la
calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la
marca famosa.
Mi contestación en punto
a que, el pedido de registración de la marca de la actora, con las
limitaciones propuestas a la accionada y que circunscribían su
inscripción a los champús, cremas de enjuague, colonias,
desodorantes, cremas y tinturas para el cabello, sea susceptible de
generar la licuación apuntada, será negativa.
Lejos está de mi ánimo
quitarle valor a la importante publicidad de la marca que ha
efectuado la demandada, sólo pretendo llegar al punto de poder
determinar si la universalización de su signo, es provocada por las
características del producto que distingue o por la marca en sí
misma.
Me inclino a considerarlo
de esta manera, teniendo en cuenta que, si bien la marca de la
demandada -resulta indiscutible- es conocida por casi todo el público
consumidor, ello obedece, como lo dijera anteriormente, a la propia
difusión del producto en el mercado y que, si así no fuera, quizás
su marca no sería conocida por todos, ya que su identificación con
el producto es muy fuerte. Es decir que nos encontramos frente a un
caso de marca notoria pero no renombrada, aunque el efecto de esta
última se haya conseguido por lo “renombrado” (valga el juego de
palabras) del producto.
Con esto quiero decir,
coincidiendo con la apelante y con el precedente “Merceditas”
-que cita y al que ya me refiriera-, que la notoriedad de la
designación de la actora la protege de su propia dilución (por lo
menos en el caso sub judice) toda vez que, nadie podrá llamarse a
engaño creyendo que, un perfume, una crema o un desodorante marca
PARTY son producidos por el famoso fabricante de las hamburguesas.
C. Los nombres de dominio en Internet
En la República
Argentina no existe por el momento una legislación específica sobre
el tema, motivo por el cual cualquier persona puede solicitar que se
le asigne un nombre de dominio a la autoridad competente que es el
Ministerio de Relaciones Exteriores identificado con la sigla NIC AR.
Para ello no se efectúa un estudio previo de similitudes y basta con
que haya una sola letra de diferencia entre los nombres para que su
inscripción sea aceptada, de acuerdo con las reglas aprobadas por
resolución 2226/00 de dicho Ministerio (Boletín Oficial del
29.8.2000). Es decir que el organismo no dirime conflictos y salvo
que sean idénticos adjudica todo nombre de dominio que se le
solicite aún cuando exista la posibilidad de confusión con uno ya
registrado, sin asumir responsabilidad alguna respecto de la
legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el
solicitante (Cam.Fed.Civ. y Com. causa 6600 del 30.11.00). Por esa
razón y porque el registro se otorga al primero que lo solicita,
éste no le otorga ningún derecho irrevocable al interesado que lo
obtuvo, y los conflictos pues, deberán ser solucionados en sede
judicial. La consecuencia de ello, unido a la gratuidad del trámite
hace que se hayan diseminado los especuladores que han inscripto un
nombre de dominio a la espera de su posterior venta al verdadero
interesado.
Sin embargo se ha resuelto que las
reglas del registro mencionadas establecen que el solicitante debe
declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso
del nombre de dominio solicitado, no interfiere ni afecta derechos de
terceros y que no se realiza con un propósito ilegal, ni viola
ninguna legislación ni se ha ocultado ni omitido ninguna información
que Nic-Argentina podría haber considerado esencial para su decisión
de aceptar la solicitud del nombre de dominio efectuada (Causa
6150/00 del 7.9.00). Por ello, en el supuesto de conflicto entre
marcas y nombres de dominio la jurisprudencia se fundó en el
artículo 50, inc.2° del ADPIC para dictar las medidas cautelares
que pudieron límite al uso indebido de nombres de dominio idénticos
a marcas registradas, por lo cual no sólo se ordenó el cese del uso
del nombre sino también la cancelación provisoria de su registro
(Cám.Fed.Civ.y Com., causa 5050/99 del 30.12.99; íd. causa 891/00
del 23.3.00; causa 2255/01 del 29.05.01 y causa 6600/00 del
30.11.00).
Por último se ha dicho que si bien el
principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio,
pues contrariamente a lo que sucede en el registro de las marcas,
abarcan todos los productos o servicios, por lo que podría darse la
posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés
legítimo para registrar un mismo nombre de dominio; no cabría
descartar el análisis del ámbito propio de cada uno de ellos y
tomar en cuenta para que se usó o registró una marca y para que se
usó el dominio en determinados casos, teniendo en cuenta la ausencia
de mala fe, si marca y dominio no son idénticos y se usan para
productos o servicios distintos, en cuyo caso parecería razonable no
prescindir de la consideración de estas circunstancias a la hora de
dilucidar quien tiene mejor derecho (Cam. Fed. Civ. y Com., causa
4218/98 del 13.3.03).
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